1、理由一
被告认为：被告注册的域名为“***.com.cn”的形式，而原告主张该域名中的三级域名与其注册商标相同或相近似，这是“割裂”地进行比较，因而是不能成立的。
法院认为：域名具有一定的结构，就欲在“.cn”项下注册域名的企业而言，采取“***.com.cn”的形式几乎是其唯一的技术选择，何况，考虑到广大上网者的习惯，采取这一形式更是无庸质疑了。在这种形式下，可供注册人选择的就仅仅是三级域名了。在这里，三级域名就是将该注册人与其他注册人加以区分的唯一依据了。因而，人们普遍认为，三级域名是整个域名的核心和关键之所在，是域名的主要内容和显著部分。因此，三级域名与商标的相同或相似就是整个域名与商标的相同或相似。
可见，理由一是不能成立的。
2、理由二
被告认为：原告商标中含有大写英文字母，而被告域名均为小写英文字母的理由，作为被告不侵权的依据。
法院认为：域名的命名规则，已经限定英文域名必须由小写英文字母和阿拉伯数字组成。也就是说，任何大写英文字母在域名中只能用相应的小写英文字母来表示。当然，这是就规范的域名表示法而言的，实际上，即使人们在网络浏览器（例如Internet Explorer）的“地址栏”中键入大写英文字母或大小写英文字母混用的“域名”时，域名解析系统也会自动地首先将该“域名”表示为全部为小写英文字母的规范的域名，然后再转换为相应的 IP地址的。这是该问题的一个方面。另一方面，在商标注册时，在同类别的商品或服务领域内，仅仅是字母的大小写的区别至少会构成商标的相近似，因而也是不可能的。
从这两方面来看，理由二也是不能成立的。
3、理由三
被告认为：被告注册的三级域名与原告的注册商标并不相同。提出这种抗辩理由的案件有2起。
一是在（2000）二中知初字第89号——法国L’OREAL（欧莱雅）公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案件（涉案域名为loreal.com.cn）中，被告提出原告的注册商标“L’OREAL”与被告注册的三级域名“loreal”有一“撇”之差，二者并不相同或相似，因此被告并不构成侵权。
二是在（2001）二中知初字第152号——法国桦谢菲力柏契出版社诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案（涉案域名为elle.com.cn）中，被告提出原告的注册商标“ÊLLE”与被告注册的三级域名“elle”差了一个“^”，二者并不相同或相似，因此被告并不构成侵权。
法院认为：这两个案件中，原告注册商标与被告注册的域名之间确实略有差异，但这种差异是由于法语单词与英语单词之间的区别造成的。要想用法语单词表示的商标注册为三级域名，就必须符合域名的命名规则，作出相应的改动；而这种改动也是符合语言学规则的，且为社会公众所认可，因此，至少应当认定二者是相近似的，并且足以导致相关公众的误认。
可见，理由三也是不能成立的。
4、理由四
被告认为：虽然其注册的域名与原告的注册商标相同，但原告对其商标的文字部分不享有在核准注册的类别以外的独占权。
（1）原告主张的注册商标的类型
如图9、图10所示，在北京市第二中级人民法院以判决形式结案的21起案件中，“抢注类”域名纠纷案件为19起。以原告主张的注册商标的类型为标准，可以分为以下三类：①注册商标为原告自创的词汇，除原告注册商标外并无其他含义的，这类案件涉及的三级域名有：loreal、olay、viagra、rolex、franke和movado；②注册商标是常用的外文单词或其组合，这类案件涉及的三级域名有：elle、bacardi、whisper、dow、subway、ninewest、boss和americanexpress；③注册商标是外文单词缩写形式的，这类案件涉及的三级域名有：ikea、kfc、ups和picc。
图15：原告注册商标的类型分布图
1、原告自创类（6件，占31.6%）；2、常用外文单词或其组合类（8件，占42.1%）；3、外文单词缩写类（5件，占26.3%）。
①原告自创类
在这种类型的案件中，由于涉案的三级域名除原告的注册商标（当然同时还可能是原告的商号）外并无其他含义，因此被告根本不可能以理由四提出抗辩，在图15—1中涉及的6起案件中均是这样的。
②常用外文单词或其组合类
这种类型主要是常用英文单词或其组合的情况：“whisper”是英文中“低声耳语”的意思；“dow”是英文中的一个姓氏，中文音译为“道尔”；“subway”是英文中“地铁”的意思，“boss” 是英文中“老板”的意思；“ninewest”是英文单词“nine”和“west”的组合，分别是“九”和“西”的意思；“americanexpress”是英文单词“american”和“express”的组合，分别是“美国”和“邮政快递”的意思。
另外还有其他外文的常用单词的情况：“elle”是法文中“她”的意思，是用于女性杂志、服装、服饰等多种商品的注册商标；“bacardi”是西班牙文中一个姓氏，中文音译为“贝卡德”，原告列支敦士登贝卡德有限公司是“bacardi”家族创立的，故以“bacardi”为商号和注册商标。
以德国雨果博斯股份有限公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷一案为例，被告辩称：“‘boss’是英文常用普通单词，基本含义是‘老板’，不归任何人独有。” 法院在考量被告这一抗辩理由时，主要是以商标的显著性理论作为依据的。
我国《商标法》第七条规定：“商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。”商标的显著特征是指商标的独特性和可识别性。商标的独特性和可识别性是相互联系的，商标特征越显著、越具有自己的特点，它的区别作用就越大，也就越便于人们识别。
商标的显著性可以分为商标的固有显著性和获得显著性。所谓通过使用取得的显著性，主要是指在经过长期使用后已被消费者及工商界认为起到区别出处的作用，从而产生的“第二含义”（secondary meaning），即比标记本来含义或“第一含义”（primary meaning）还强的区别商品出处的商标含义。实际上，一旦某一词汇产生了作为商标的“第二含义”，该“第二含义”恰恰成为强过初始含义的“第一含义”。按照美国商标权威麦卡锡的话说，“第二含义”是指某一标记所产生的与特定的尽管可能是匿名的出处之间的关系。当然，“第二含义”主要是针对具有“第一含义”的文字商标而言的，对于其他类型的商标如图形商标由于无所谓“第一含义”，自然也就无所谓“第二含义”了，因此称之为“获得显著性”更加准确。
依据这一理论，法院认为：“‘boss’的英文原意为‘老板’，由于原告有意借用这一词义表明自己的产品，且经过原告的长期经营，已使‘boss’脱离其本身具有的单纯的词义而上升为具有显著区别的商业性标志并因此给原告带来商业利益，因此被告关于‘boss’的英文原意为‘老板’、该公司以其注册为域名的不构成不正当竞争的主张，本院不予采信。”
③外文单词缩写类
这种类型的案件共有5起。
A. （1999）二中知初字第86号荷兰英特艾基系统有限公司诉北京国网信息有限责任公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案
在该案中，原告提出：其注册商标“ikea”起源于1947年瑞典的农场主Ingvar Kamparyd的独创设计，“ikea”是取其姓名的起首字母与其家乡地名Elmtaryd Agunnaryd的起首字母组合形成的。被告则辩称：“ikea”的含义是“I”和“Kea”的结合，“I”在互联网行业里是代表“Internet”的意思，“Kea”在英文中是“一种羽毛漂亮喜欢吃肉，会学人说话的鹦鹉”。“鹦鹉学舌”在中国家喻户晓，被告正是基于鹦鹉和语音的此种联系而注册的。
B. （2001）二中知初字第28号美国肯德基国际控股公司诉广州粤经信息网络有限公司计算机网络域名纠纷案
在该案中，原告提出：“kfc”是原告英文企业名称中的主要识别部分（商号）“Kentucky Fried Chicken”的缩写。被告则以理由四进行抗辩。
C.( 2001)二中知初字第172号美国联合包裹服务公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案
在该案中，原告提出：“ups”是原告英文企业名称中的主要识别部分（商号）“United Parcel Service”的缩写。被告则辩称：“ups”为电脑行业常见英文缩写，全称为“Uninterruptable Power Supply”，其基本含义是“不间断电源”，因此被告注册涉案域名的行为是符合相关法律规定的善意注册行为。
D. （2002）二中民初字第2332号美国高级微型设备有限公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案
在该案中，原告提出：“amd”是原告英文企业名称“Advanced Micro Devices, Inc.”的缩写。被告则以理由四进行抗辩。
E. （2002）二中民初字第8034号中国人民保险公司诉北京三笑书店计算机网络域名纠纷案
在该案中，原告提出：“picc”是原告英文企业名称“the People’s Insurance Company of China”的缩写。被告则辩称：被告注册的域名是取英文“piccolo”（中文含义是小型的、微小的）的前四个字母，由于被告书店很小，故注册了“picc.com.cn”域名。
在A、B、D三起案件中，法院的判决书对于被告的上述抗辩未做出直接的批驳，而是进行了综合的分析判断；在C、E两起案件中，法院在判决书中则做出了针对性的论述。
案件C的判决书中指出：“本院认为，原告早在二十世纪三十年代就开始使用“联合包裹服务公司”（缩写为“ups”）的企业名称，并于1973年在美国注册使用了“ups”商标。原告将“ups”作为商业标志使用的历史，早于电脑行业称“不间断电源”为“ups”的习惯。原告通过长期的商业经营和服务，使“ups”与其服务紧密联系在一起。在商业活动中，原告已经对“ups”享有在先权利。在电脑行业中使用的“ups”作为技术名词，不能作为商业性标志使用。被告国网公司将其并不享有任何权益而且与原告享有在先权利和专用权的商业标志“ups”完全相同的文字注册为域名，易造成相关公众的误认。且被告注册“ups.com.cn”域名后，并不进行实际使用，阻碍了原告对该域名的注册，其行为具有主观上的恶意。被告的上述行为违反了诚实信用的基本原则，侵害了原告的合法民事权益，构成了不正当竞争。”
案件D的判决书中指出：“本院认为，被告称‘picc’系‘piccolo’前四个字母，‘piccolo’是小型的、微小的含义 ，指被告是一家小型书店，这一解释显系牵强，不能作为注册、使用该域名的正当理由。”
上述5起案件都涉及到被告注册域名的合理理由问题。笔者认为，案件C是一个非常好的案例，该案例达到了被告可能提出的合理理由的“边界”。
在原告美国联合包裹服务公司使用及注册“ups”之前，该英文缩写并无确定的含义，人们几乎可以认为原告的商号就是其“第一含义”。但是，随着科技的进步和社会的发展，以计算机为代表的电子产品在人们的生产、生活中逐渐占据了越来越广泛的领域和越来越重要的地位。
作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素，电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。不间断电源，即UPS（Uninterruptable Power System），是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源，主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备，一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石，已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来，对电力供电质量提出了越来越高的要求，无论是整个网络的设备还是数据传输途径给以端到端的全面保护，都要求配置高质量的不间断电源。
更加具有法律意义的是，在我国，就一般社会公众而言，看到“ups”而首先想到美国联合包裹服务公司的人数与首先想到不间断电源的人数相比较，恐怕后者会超过前者。也就是说，“ups”已经“与时俱进”地发展出了“第二含义”——不间断电源，在我国，其“第二含义”的显著性甚至超过了“第一含义”。
在这种情况下，原告确实不能也无法“垄断”地使用“ups”这个英文缩写。但是，被告以此作为注册域名的合理理由能否成立呢？法院的判决已经对这个问题给出了否定的回答。原因是被告对“ups”并不享有任何权益。笔者大胆地推测，假如被告是一家与不间断电源的经营有关的企业，以此作为抗辩理由恐怕就是合理的了。当然，如果真的出现这种情况，该案件的类型就不是“抢注类”域名纠纷案件，而是“权利冲突类”域名纠纷案件了。
5、理由五
在“抢注类”域名纠纷案件中，被告往往以注册域名后并未实际开通进行商业使用为由提出抗辩，认为只有注册行为并不构成侵权。在其中的个别案件中，由于被告的抢注了“***.com.cn”形式的域名，原告只好注册其他形式的“.cn”项下的域名（例如采取“***.net.cn”或“china***.com.cn”的形式），此时，被告往往辩称自己的注册行为并未影响原告在“.cn”项下注册域名，因而不构成侵权。
法院认为则并非如此。
对于第一个抗辩理由，以（2001）二中知初字第158号瑞士摩凡陀钟表有限公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案（涉案域名为“movado.com.cn”）为例，法院在判决书中指出：“被告注册域名的时间晚于原告商标注册的时间，且该域名至今未开通使用。被告将‘movado’注册为域名的行为不仅足以造成相关公众对‘MOVADO’的误认，而且还阻碍了原告将自己的商标、商号注册为域名及利用该域名在网络上从事介绍、宣传、推销产品的活动，被告的行为具有明显的主观恶意，违背了商业活动中公平及诚实信用的基本准则。”
对于第二个抗辩理由，以（2001）二中知初字第152号法国桦谢菲力柏契出版社诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案（涉案域名为“elle.com.cn”）为例，法院在判决书中指出：“被告在‘.com’下使用‘elle’注册域名，足以造成熟知‘ELLE’商标的相关公众的误认。被告注册了包括‘elle.com.cn’在内的大量域名显然具有商业目的，被告将这些域名作为商业资源加以占有，在其注册该域名后未投入实际使用，阻碍了作为权利人的原告注册该域名，其行为具有主观上的恶意。”
可见，法院认定被告的这种抢注行为既造成相关公众的误认，又阻碍了权利人注册或者按照通常的域名规则、以符合公众习惯的方式注册域名，这种“注”而不“用”的行为本身就已经构成了“占据性侵权”。
